Coca-Cola vs Coca Nasa

Cada vez es más frecuente ver que grandes empresas y marcas inician batallas legales en contra de pequeñas empresas porque aparentemente están infringiendo sus activos intangibles. Por ejemplo, HUGO BOSS se enfrentó a una pequeña cervecería en Gales, Reino Unido porque empleaba la expresión “BOSS” en las marcas de dos de sus cervezas “Boss Black” y “Boss Boss”[1].

La controversia inspiró al humorista británico Joe Lycett a cambiar legalmente su nombre a “Hugo Boss” y lanzar un producto para mostrar lo absurdo de que una persona confunda la famosa marca de moda con una cerveza, y porque estas disputas legales tienen costos insignificantes para las grandes corporaciones, pero para las empresas emergentes son determinantes[2]. Según información en prensa, la cervecería gastó £10.000 en costos legales y cambio de su marca[3], lo que hoy equivaldría a más de cincuenta millones de pesos. Finalmente, la cervecería accedió a cambiar el nombre de dos de sus cervezas y dejar de vender otra mercancía como la marca, como camisetas[4].

Los signos en disputa en el caso en mención eran los siguientes:

En Colombia, hace unos días se hizo público a través de Twitter que The Coca-Cola Company envió un requerimiento a una pequeña empresa que comercializa productos basados en hoja de coca, justamente por el uso de la palabra “COCA” en sus productos.

Aunque proteger los activos intangibles de una marca tan reconocida en todo el mundo como COCA COLA es algo que debe ser una prioridad para la empresa, llega un punto en que estas acciones legales empiezan a parecer un abuso ¿Realmente hay riesgo de que alguien confunda la famosa gaseosa negra con un té a base de Coca? ¿Realmente se afecta el carácter distintivo del signo Coca-Cola por que una empresa en Colombia emplee una palabra que describe su producto? ¿Realmente para esto fue creado el sistema de propiedad industrial? ¿Hasta dónde debe llegar la protección de las marcas notorias? En seguida se analizan algunos aspectos relacionados con la infracción de signos distintivos para abordar algunas de estas preguntas.

La infracción de signos distintivos: “Coca-Cola” vs signos “Coca Nasa”

El registro de una marca otorga a su titular un conjunto de prerrogativas consistentes en el uso exclusivo del signo, así como el derecho de prohibir a terceros realizar algunos actos sin su consentimiento. En otras palabras, otorga unas facultades positivas de emplear la marca en el comercio y negativas para impedir que otros realicen ciertos actos respecto del signo sin su autorización.

Los actos que en Colombia están prohibidos a terceros respecto de los signos registrados como marcas están enumerados en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 e incluyen diversas actividades como emplear el signo registrado en productos o servicios para los que fue registrado, fabricar etiquetas que reproduzcan la marca registrada, entre otros.

En el caso de Coca Cola vs Coca Nasa no se conoce con exactitud cuál es la causal que alega la empresa multinacional, sin embargo, considerando que ambas usan la expresión “COCA” es posible que la supuesta infracción se fundamente en la causal (a) –uso de un signo idéntico o similar a la marca en productos o servicios para los que fue registrada– o en la (e) –que prohíbe el uso de una marca notoria que pueda causar un daño al titular de la misma– del artículo mencionado.

Vale señalar que los signos “COCA NASA” no aparecen registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC en adelante), aunque hubo una solicitud para registrar el signo “COCA SEK” en la clase 32, pero fue negada por la SIC con fundamento en la causal del apartado (a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000[5], esto es, porque existía una marca “SEK” al momento en que se solicitó el registro.

Uso de un signo idéntico o similar a la marca

Retomando la comparación entre los signos, el punto de partida debe ser identificar qué tipo de signos están en conflicto, si se trata de signos denominativos, gráficos, sonoros o tridimensionales. Es claro que en el presente caso se trata de signos mixtos compuestos por un elemento gráfico y uno denominativo. Por un lado, las marcas de la multinacional cuentan con las palabras “Coca” y “Cola” en una tipografía especial acompañadas de una honda en la parte inferior y la reivindicación de colores, mientras que los signos supuestamente infractores tienen palabras como “COCA NASA”, “COCAVITAL”, “COCA SEK” y “COCA POLA” acompañados todos por patrones o dibujos que tribales que evocan comunidades indígenas, así como el uso de diversos colores como café, verde, naranja, azul y amarillo en tonalidades particulares.

En la tabla de abajo se ven algunos de los signos en comento:

Tratándose de comparación entre signos mixtos, el Tribunal Andino ha señalado que las marcas mixtas son apreciadas en conjunto y generan en el consumidor una idea que le permite distinguirlas de las demás[6] y, además, que el registro de las marcas mixtas protege “su integridad y no a sus elementos por separado”[7]. Al realizar el cotejo de los signos mixtos el Tribunal ha explicado que corresponde determinar cuál es el elemento más preponderante o característico de estos signos, el cual por lo general suele ser el denominativo, pues corresponde a palabras que los consumidores pueden pronunciar y emplear para comunicarse y referirse al producto en particular[8].

Entonces, en este caso, si se mira sólo las expresiones nominativas de los signos en conflicto, se tiene que la única palabra que tienen en común es “COCA”, que también es descriptiva de los productos supuestamente infractores pues se trata de bebidas como té, cocteles, ron, aguardiente y gaseosa elaborados a base de la hoja de coca. Por esto vale señalar que las marcas no permiten la apropiación de palabras de idioma, por ejemplo, cuando se trata de palabras genéricas de uso común –como motor para referirse a motos–[9], o de sufijos o prefijos también de uso común –como sol que está en solar, insolar y quitasol–[10].

Una búsqueda de la palabra “COCA” en el registro de la SIC muestra que además de las marcas de la multinacional hay otras 5 marcas que emplean esta expresión y que identifican productos en las clases 30, 25, 35, 32, 30 y 41, es decir, productos de café, ropa, servicios de publicidad, cervezas y bebidas no alcohólicas, servicios de educación, entretenimiento y deporte.

En ese sentido, no se considera que sea factible alegar que el solo uso de la expresión “COCA” por parte de la empresa colombiana dé lugar a la infracción de la marca COCA-COLA, más si se tiene en cuenta que los signos empleados por ambas partes tienen otros elementos que las dotan de distintividad, como por ejemplo, respecto de las marcas Coca-Cola[11]:

1. La tipografía o fuente especial de la bebida azucarada que asemeja haber sido escrita a mano, conocida como la “caligrafía Spencer” y que era de amplio uso en Estados Unidos para correspondencia comercial antes de la invención de la máquina de escribir[12],
2. La reivindicación de colores en la marca de la tradicional bebida negra que incluso ha sido registrada como marca de color en otros países, aunque en Colombia ha sido negada[13]
3. El contorno de la botella registrada como marcas tridimensionales[14],
4. La honda dinámica en la parte inferior de la marca Coca-Cola es tan característica que es empleada en comerciales con animaciones y que está registrada como marca figurativa[15].

Todo esto genera un trade dress e imagen en el consumidor alrededor de la Coca Cola que tiene muy poco riesgo de confundirse con un conjunto de signos y productos que evocan una imagen e ideas ancestrales indígenas y respecto del uso de la hoja de coca. Además, la hoja de coca tiene una importancia cultural para muchos grupos étnicos de nuestro país[16], por lo que no debería prohibírseles emplear la palabra “Coca” en los productos que comercializan y que la contienen.

Uso de la marca notoria

Las marcas notorias son aquellas que son conocidas en el sector pertinente en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, sin importar el medio por el cual se hayan conocido. Las marcas notorias logran un gran nivel de conocimiento en el mercado, en general, porque sus titulares invierten recursos en su promoción, porque identifican bienes o servicios de buena calidad con amplia demanda en el mercado, porque se comercializan en diferentes países, etc. de forma que pueden llegar a ser conocidas en un país sin haber sido registradas en el mismo e incluso sin haber sido usadas.

Por ello, son objeto de una protección especial que impide que se registren marcas idénticas o similares, incluso para identificar productos diferentes a aquellos que identifican la marca notoria[17]. Es decir, las marcas notorias son la excepción al principio de especialidad de las marcas. Así mismo, son una excepción al principio de territorialidad porque les puede otorgar la protección especial en un país diferente de aquel en el que son reconocidas[18].

También en casos de infracción las marcas notorias son protegidas cuando el uso en el comercio de un signo igual o similar pueda causar la dilución de la fuerza distintiva del signo, el valor publicitario del mismo o cuando tal uso constituya un aprovechamiento injusto del reconocimiento de la marca o de su titular[19]. El Tribunal Andino ha explicado que para que proceda la acción por infracción en esta causal, el accionante tiene la carga de probar “tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir”[20].

Es decir, en el presente caso The Coca Cola Company deberá demostrar: i) que la marca “COCA COLA” es una marca notoria; ii) que el titular de la marca ha sufrido un daño consistente en que la misma ha perdido su carácter distintivo, su poder publicitario o, que “COCA NASA” se está aprovechando injustamente de la marca “COCA COLA” ganando una reputación para sí mismo y; iii) que la pérdida del carácter distintivo o publicitario de la marca “COCA COLA” se debe justamente al uso de un signo idéntico o similar a la marca “COCA COLA” en el mercado por la parte accionada.

Lo anterior deberá ser demostrado con pruebas concretas de haber un proceso. Sin embargo, frente al riesgo de dilución o debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoria o de su deterioro por el hecho de que el accionado comercializa productos con hoja de coca, es importante resaltar que la misma SIC ha señalado que el uso de la expresión “COCA” no puede asociarse directamente con la cocaína. En el estudio de registro de la marca “COCA SEK” que es un producto que también comercializa “COCA NASA”, se alegó en una oposición que el registro del signo era contrario a la moral por lo que no debía concederse el registro con fundamento en la causal (p) el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la oficina de registro señaló lo siguiente:

“Esta división considera que si bien el signo solicitado contiene la expresión COCA que en un momento dado puede ser evocativa de COCAINA, entendida como ‘1. […] 2. F, Droga adictiva que se obtiene de las hojas de la coca´. Al respecto es necesario precisar que dicha expresión no puede ser analizada de forma aislada toda vez que el signo agrega la expresión ´SEK´ la cual desde el punto de vista conceptual le otorga al conjunto marcario COCA SEK una disposición novedosa y arbitraria lejana de ser un signo que contraviene las buenas costumbres, la ley o el orden público al momento de ser percibida por el público consumidor.”[21]

De otra parte, frente al uso parasitario de la marca “COCA-COLA” es difícil encontrar en la página web de “COCA NASA” y en los artículos de prensa sobre esta empresa que en algún modo quieran asociarse o asemejarse a la multinacional, todo lo contrario. COCA NASA desde hace veinte años se caracteriza por defender y recuperar el valor cultural de la coca para las comunidades indígenas y sobre todo por elaborar productos que aprovechan los beneficios naturales de la planta y ponerlos al alcance de todos los colombianos[22], reivindicando una planta que ha sido estigmatizada en el país. En otras palabras, mientas que COCA COLA es una marca que “refresca al mundo”, COCA NASA de otra parte, una que resalta valores indígenas, naturales y que cree que “una hoja para la paz… es una hoja menos para la guerra”[23].

En conclusión, el uso común de la expresión “COCA” en los dos signos en conflicto no debería dar lugar a que se configure infracción de las marcas de la empresa multinacional ni afectación a la notoriedad de COCA COLA. Por el contrario, se trata de signos y empresas con grandes diferencias entre sí, con valores e identidades disímiles, por supuesto, que también identifican productos muy diferentes. Ojalá, en este caso no suceda lo que ocurrió con aquella cervecería inglesa Boss Brewery, que se vio obligada a cambiar los nombres de sus productos para evitar un litigio largo y costoso.

Autor:

Lina María Díaz Vera*

Referencias:

* Magíster en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes. Magíster en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia de London School of Economics. Entre el 2017 y el 2019 fue abogada de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el 2020 se desempeñó como Asesora de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Actualmente se desempeña como Abogada Asociada en Guerrero & Asociados IP. Cuenta con experiencia en gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, negociación de licencias y desarrollo de procedimientos administrativos y litigios relacionados con Derecho de la Competencia. Lina.diaz@uexternado.edu.co.

[1] Bird & Bird. Hugo Boss versus Hugo Boss: Lessons from Lycett¿s Antics. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1ba8b7c8-3abc-4352-8f82-48517d8ff4b3

[2] En este link se puede ver el episodio de Joe Lycett. https://youtu.be/rmg7HZJNRx0 

[3] Bird & Bird. Hugo Boss versus Hugo Boss: Lessons from Lycett¿s Antics. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1ba8b7c8-3abc-4352-8f82-48517d8ff4b3

[4] Bird & Bird. Hugo Boss versus Hugo Boss: Lessons from Lycett¿s Antics. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1ba8b7c8-3abc-4352-8f82-48517d8ff4b3

[5] SIC. Resolución No. 38327 de 2009.

[6] Tribunal Andino. Proceso 89 IP 2015.

[7] Tribunal Andino. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. Reiterado en el Proceso 89 IP 2015.

[8] Tribunal Andino. Proceso 89 IP 2015.

[9] Tribunal Andino 322 IP 2019.

[10] Tribunal Andino. Proceso 72 –IP- 2001.

[11] El siguiente video resumen la evolución de los signos Coca-Cola: https://youtu.be/frnR1iov0JM

[12] Caligrafía Spencer (o el logo de Coca Cola). 2012. https://skfandra.wordpress.com/2012/08/08/caligrafia-spencer-o-el-logo-de-coca-cola/

[13] SIC. Expedientes 15052186 y 15052191.

[14] SIC. Certificados No. 524435, 586868.

[15] SIC. Certificado No. 156166.

[16] Aguirre, Paula. Ramírez, David. Los usos ancestrales de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de Colombia: un reconocimiento pendiente. Universidad de los Andes. Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Disponible en: https://opca.uniandes.edu.co/los-usos-ancestrales-de-la-hoja-de-coca/

[17] “[L]a protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende con independencia de la Clase a la que pertenezca el producto de que se trate, trascendiendo así el principio de especialidad.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 de febrero de 2019.

[18] Tribunal Andino Proceso 619 IP 2019.

[19] Cfr. Artículo 155 apartado (e) de la Decisión 486 de 2000.

[20] Tribunal Andino Proceso 619 IP 2019.

[21] SIC. Resolución No. 38327 de 2009.

[22] Luisa Mercado. 2020. La indígena que creo Coca Nasa y le ganó una batalla legal a Coca Cola. El tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/la-indigena-que-creo-coca-nasa-y-le-gano-una-batalla-legal-a-coca-cola-557136

Sergio Felipe García Hernández. 2021. La empresa que reivindica la imagen de la hoja de coca en Colombia. Disponible en: https://www.aa.com.tr/es/cultura/la-empresa-que-reivindica-la-imagen-de-la-hoja-de-coca-en-colombia/2306944

[23] Coca Nasa. Disponible en: https://cocanasa.org/

• Aguirre, Paula. Ramírez, David. Los usos ancestrales de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de Colombia: un reconocimiento pendiente. Universidad de los Andes. Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Disponible en: https://opca.uniandes.edu.co/los-usos-ancestrales-de-la-hoja-de-coca/
• Bird & Bird. Hugo Boss versus Hugo Boss: Lessons from Lycett’s Antics. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1ba8b7c8-3abc-4352-8f82-48517d8ff4b3
• Boos Brewing. Craft Beer Brewing Wales. Disponible en: https://www.bossbrewing.co.uk/beers/Tribunal Andino 322 IP 2019.
• Caligrafía Spencer (o el logo de Coca Cola). 2012. https://skfandra.wordpress.com/2012/08/08/caligrafia-spencer-o-el-logo-de-coca-cola/
• Coca Nasa. Disponible en: https://cocanasa.org/
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 14 de febrero de 2019.
• Decisión 486 de 2000. De la Comisión de la Comunidad Andina. Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
• Joe Lycett. Joe Lycett Changes NAME to Hugo Boss?? | Joe Lycett’s Got Your Back. Disponible en:  https://youtu.be/rmg7HZJNRx0
• Industria Mexicana de Coca-Cola Reconociendo a un clásico: así ha cambiado el logotipo de Coca-Cola. Disponible en:  https://youtu.be/frnR1iov0JM
• Luisa Mercado. 2020. La indígena que creo Coca Nasa y le ganó una batalla legal a Coca Cola. El tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/la-indigena-que-creo-coca-nasa-y-le-gano-una-batalla-legal-a-coca-cola-557136
• Sergio Felipe García Hernández. 2021. La empresa que reivindica la imagen de la hoja de coca en Colombia. Disponible en: https://www.aa.com.tr/es/cultura/la-empresa-que-reivindica-la-imagen-de-la-hoja-de-coca-en-colombia/2306944
• SIC. Certificado No. 156166.
• SIC. Certificados No. 524435, 586868.
• SIC. Expedientes 15052186 y 15052191.
• SIC. Resolución No. 38327 de 2009.
• Trademars.ip.gov.uk
• Tribunal Andino Proceso 619 IP 2019.
• Tribunal Andino. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
• Tribunal Andino. Proceso 619 IP 2019.
• Tribunal Andino. Proceso 72 –IP- 2001.
• Tribunal Andino. Proceso 89 IP 2015.